Als de Douane goederen aantreft tijdens een controle waarvan zij vermoedt dat er (mogelijk) sprake is van namaak, houdt zij deze goederen ‘vast’ en volgt er een onderzoek. In het meest gunstige geval worden de goederen na het onderzoek weer vrijgegeven, maar het gebeurt ook vaak dat de goederen als schroot in de vernietiger eindigen. In het laatste geval volgt veelal een langdurig proces met kosten voor alle betrokken partijen in de logistieke keten. De basis voor het handelen van de Douane en de merkhouder is de zogenaamde Anti-Piraterijverordening (Verordening (EG) nr. 1383/2003). In dit artikel zullen wij nader ingaan op de uitgangspunten van deze verordening en de kansen en bedreigingen voor zowel de merkhouder als de vermeende inbreukmaker.
Intellectuele eigendomsrechten
De ontwikkeling van merken, octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom is vaak een kostbare aangelegenheid. Om die reden worden de belangen van de houders van die merken en octrooien goed beschermd. Zo heeft bijvoorbeeld Nike ongetwijfeld vele honderden miljoenen geïnvesteerd om haar merk, de huidige waarde te laten krijgen. Het is dan ook begrijpelijk dat zo’n merkhouder haar merkrecht te vuur en te zwaard probeert te verdedigen. Het zal echter geen nieuws zijn dat er een levendige handel bestaat in goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. De bekendste voorbeelden zijn namaakgoederen, bijvoorbeeld textielproducten, horloges of andere luxegoederen. Minder zichtbaar is echter de inbreuk op octrooirechten. Met name in de elektronica-industrie wordt op grote schaal geprocedeerd over inbreuken op octrooien met betrekking tot technologie (bijvoorbeeld over computerchips of de MP3-technologie).
Ter bescherming van deze intellectuele eigendomsrechten is in 1994 op wereldwijd niveau door de WTO een verdrag gemaakt; het TRIPS-verdrag (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Op basis daarvan heeft de Europese wetgever in 1994 ook een verordening vastgesteld, die in 2003 geheel is vervangen. Het gaat om Verordening (EG) nr. 1383/2003, ook aangeduid als Anti-Piraterijverordening. Na evaluatie van deze Verordening is deze in 2013 ingetrokken en daarvoor in de plaats is gekomen, de verordening (EU) 608/2013 handelend over de mogelijkheid tot handhaving door autoriteiten bij mogelijke merkinbreuken.
Verzoek aan douane om op te treden (“border detention”)
Deze verordening maakt het onder meer mogelijk dat houders van een intellectueel eigendomsrecht de douaneautoriteiten in de Europese Lidstaten verzoeken om op te treden. Dit gebeurt middels een gespecificeerd verzoek waarbij de houder van het recht aangeeft dat hij over een intellectueel eigendomsrecht beschikt en op basis daarvan verzoekt aan de autoriteiten om ‘uit te zien naar’ mogelijke inbreuken en handhavend op te treden
Op basis van dit verzoek kunnen douaneautoriteiten goederen ophouden die bij een controle worden aangetroffen en vermoedelijk inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht. Daarnaast hebben de nationale douaneautoriteiten het recht om goederen ambtshalve (ex officio) op te houden. Als zo’n situatie zich voordoet, dan worden de houders van het recht geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om monsters van de goederen te inspecteren.
Het zal duidelijk zijn dat een verzoek aan de Douane om op te treden een zeer waardevol instrument voor houders van intellectuele eigendomsrechten is om te pas (en te onpas) op te treden tegen (vermeende) inbreukmakers van hun merk. De Douane heeft in beginsel een goed zicht op de goederenstromen, zodat zo’n verzoek grote impact kan hebben. In onze praktijk zien we dan ook nog steeds een toenemende stroom van het gebruik van zogenaamde “border detentions”.
Te breed verzoek
Risico in deze is wel, dat een verzoek tot optreden te breed is opgesteld. In dat geval worden in beginsel (te) veel goederen geraakt door een ophouding door de Douane. Naast het feit dat de Douane op een gegeven moment “minder enthousiast” uitvoering zal geven aan het optreden, kan dit ook voor omvangrijke schade zorgen (bijv. door vertragingen in leveringen die (achteraf) niet nodig blijken te zijn geweest of door waardevermindering of vernietiging van de goederen).
Op basis van de verordening is de houder van het recht aansprakelijk voor schade en dient zij de Douane ook te vrijwaren voor aansprakelijkheid door derden. Ter illustratie: de Douane houdt een partij goederen op. De houder van het intellectuele eigendomsrecht legt vervolgens beslag. Na een aantal jaren te hebben geprocedeerd, komt vast te staan dat de goederen geen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht. Gedurende die jaren zijn de goederen echter waardeloos geworden of in veel gevallen vernietigd. Ook hier geldt dus weer dat coördinatie van groot belang is.
Omzeilen van maatregelen
De regelgeving geeft aan houders van intellectuele eigendomsrechten dus mooie kansen om inbreuk op hun rechten op te sporen en te bevechten. Met name de Nederlandse Douane heeft inmiddels een goed werkend systeem waarbij regelmatig inbreukmakende goederen worden aangetroffen en vastgehouden. Dat is helaas niet overal het geval, hetgeen een doeltreffende handhaving in weg staat. Inbreukmakende producenten die “kwaadwillend” zijn, zoeken de landen op waar het toezicht gebrekkig is. De goederen worden dan in dat land in het vrije verkeer gebracht en krijgen vervolgens toch wel hun eindbestemming in de diverse lidstaten. Daarmee verplaatst de gehele goederenstroom zich buiten het gezichtveld van de houder van het recht en zal de kans op detectie alleen maar afnemen. Een mogelijk oplossing hiervoor is dat de douaneautoriteiten in de verschillende landen met elkaar samenwerken. De merkhouder kan dat ook zelf faciliteren door een verzoek tot optreden zo specifiek mogelijk te maken.
Het proces
Als een aanvraag is gedaan en is toegekend, wordt in de vorm van een besluit aan de aanvrager bevestigd dat het verzoek tot optreden is geaccepteerd. De douaneautoriteiten zijn dan dus op de hoogte van mogelijke overtreding van een IE-recht en zullen – zo mogelijk – specifiek op zoek gaan naar een betreffende zending dan wel ‘getriggerd’ worden bij de invoer van dergelijke goederen. Als de Douane de goederen aantreft, kan zij deze goederen ‘vasthouden’. Als dat gebeurt, dan wordt de houder van het besluit op de hoogte gesteld. Als ‘houder van het besluit’ moet u dan binnen 10 werkdagen aangeven of er sprake is van een inbreuk op een IE-recht én of u instemt met vernietiging van de goederen. Als er binnen 10 dagen niet is gereageerd (of de toestemming voor vrijgave niet wordt gegeven), dan worden de goederen alsnog vrijgegeven.
Ook de houder van de goederen wordt door de douaneautoriteiten geïnformeerd bij het vasthouden van de goederen. De houder van de goederen (dat wil zeggen: degene die feitelijk de goederen ‘onder zich heeft’) moet aangeven of hij instemt met vernietiging. Als hij niet instemt, dan moet hij een civiele procedure starten waarin hij de overtreding van het IE-recht betwist. Die procedure moet eveneens binnen 10 dagen na de kennisgeving van de douaneautoriteiten aanhangig worden gemaakt. Reageert de houder van de goederen niet binnen de gestelde termijn (waarbij de 10-dagentermijn éénmaal kan worden verlengd met 10 dagen), dan gaat de Douane er vanuit dat de houder van de goederen instemt met vernietiging.
Het is dus zaak altijd te reageren!
Conclusie en meer informatie
Een verzoek op basis van verordening (EU) 608/2013 is een goed instrument dat houders van intellectuele eigendomsrechten mogelijkheden biedt om bescherming aan te vragen voor hun merk(en). Voor een zinvolle en juiste toepassing is echter maatwerk nodig, waarbij steeds goed moet worden afgewogen welke kansen en/of bedreigingen op de loer liggen.
Customs Knowledge adviseert en begeleidt u graag en professioneel bij het indienen van een verzoek tot handhaving (“border detention”) en over de aanvullende maatregelen die mogelijk zijn. Ook wanneer u, terecht of onterecht, als inbreukmaker wordt aangemerkt, kunnen wij u uiteraard adviseren. Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lidwina Hoekstra of Bart Boersma.